Es una de las preguntas que más se repiten, y probablemente la razón por la que llegaste aquí. Partamos de una regla simple: no puedes registrar una marca que sea igual o similar a otra que ya esté en el mercado. Entonces surge la duda inevitable. ¿Qué tanta similitud entre marcas en Ecuador es demasiada?
El porcentaje que no existe
Antes de responder, tengo que hacer una aclaración importante: en el derecho marcario no existe un porcentaje exacto que determine si dos marcas son «suficientemente» similares.
Ningún informe del SENADI, ninguna resolución y ninguna norma te va a decir que tu marca tiene un 50% de similitud con otra. Ese número no existe como criterio técnico.
Sin embargo, sí existe un análisis mucho más riguroso, compuesto por varias etapas. Eso es justamente lo que te voy a explicar aquí: cómo se evalúa realmente la similitud entre marcas en Ecuador, y qué pasa cuando dos signos se parecen.
Primera etapa: los tres planos de la similitud entre marcas en Ecuador
Primero, conviene saber cómo se hace. Cuando un abogado especializado evalúa si dos marcas son similares, no lo hace a ojo ni de forma intuitiva. De hecho, existe un conjunto de criterios técnicos, conocidos como reglas de cotejo marcario, desarrollados a partir de la jurisprudencia de la Comunidad Andina y aplicados de forma sistemática.
Este análisis evalúa la similitud en tres planos distintos:
- Similitud fonética. Cómo suenan las marcas al pronunciarlas. Es el plano que ya trabajamos en el artículo sobre la búsqueda fonética. Suele ser el primer filtro, porque el SENADI lo evalúa de forma automática en ese informe.
- Similitud gráfica u ortográfica. Cómo se ven las marcas escritas, incluida su estructura y su extensión. En el caso de marcas mixtas o figurativas, también su composición visual.
- Similitud conceptual o ideológica. Qué idea, significado o concepto evoca cada marca en la mente del consumidor, con independencia de cómo suene o se escriba. Pensemos en dos marcas hipotéticas: «Montaña Blue» y «Montaña Azul». La palabra «Montaña» es fonética y ortográficamente idéntica en ambas. «Azul» y «Blue», en cambio, no se parecen ni en cómo suenan ni en cómo se escriben, pero significan exactamente lo mismo. Ahí está la similitud conceptual: aunque una parte del nombre sea fonética y ortográficamente distinta, evoca en el consumidor la misma idea.
Los tres planos son independientes entre sí
Además, es importante entender que estos tres planos no dependen unos de otros. Es decir, dos marcas pueden ser muy parecidas fonéticamente y, al mismo tiempo, completamente distintas en lo conceptual. También puede ocurrir al revés.
Ejemplo hipotético
«Ola» y «Hola» para una línea de ropa
Veamos plano por plano. En el fonético, las dos palabras se pronuncian exactamente igual. En el gráfico y ortográfico hay similitud, aunque no igualdad: comparten las mismas letras en el mismo orden y solo las separa una hache. En el conceptual, en cambio, no hay ninguna similitud: una remite al mar y la otra a un saludo.
¿Qué resulta de ahí? Que a pesar de no haber similitud conceptual, las similitudes fonética y ortográfica que ya detectamos son relevantes. Por lo tanto, las marcas se consideran similares y el análisis debe continuar hacia el examen de conexión competitiva.
Esa es la regla que conviene retener: el análisis evalúa los tres planos, pero alcanza con que exista un riesgo relevante en cualquiera de ellos para que se considere que hay similitud. No hace falta que coincidan los tres.
Qué pasa si no hay similitud en ninguno de los tres planos
Ahora bien, aquí está el primer punto de decisión de todo este análisis. Además, es más sencillo de lo que parece.
Es decir, si tras evaluar los planos fonético, gráfico-ortográfico y conceptual no se encuentra similitud relevante en ninguno de ellos, el análisis se detiene ahí. Por lo tanto, no hace falta continuar con ningún otro paso: la marca, en principio, es registrable en lo que respecta a este análisis de similitud entre signos.
Qué pasa si sí hay similitud en alguno
Si el análisis detecta similitud relevante en al menos uno de los tres planos, la cosa no termina ahí. Se pasa entonces a una segunda etapa, que ya mencioné en el artículo sobre las clases de Niza: el análisis de conexión competitiva.
En esta etapa se evalúa si existe una relación real entre los productos o servicios que ofrece cada una de las dos marcas. Además, esa relación se mide con tres criterios:
- Intercambiabilidad o sustitución. Si un producto puede reemplazar al otro para satisfacer la misma necesidad.
- Complementariedad. Si un producto se usa junto al otro, como el cepillo y la pasta de dientes.
- Razonabilidad. Si resulta razonable que una misma empresa ofrezca ambos productos o servicios.
Lo que se busca determinar con esos criterios es si puede producirse un riesgo de confusión o de asociación entre las dos marcas.
Una precisión
Cuando está de por medio un signo notoriamente conocido, el análisis cambia. Ahí también entran en juego el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva, y esos supuestos no se miden con estos tres criterios, sino con los sectores pertinentes. Lo desarrollo en el artículo sobre las prohibiciones del artículo 136.
Los dos resultados posibles
Entonces, el resultado de esta segunda etapa es el que finalmente determina si la marca puede registrarse:
- Hay similitud entre los signos y además conexión competitiva. La marca no puede registrarse. Existe un riesgo real de que el consumidor confunda una marca con la otra, o de que asuma que provienen de la misma empresa.
- Hay similitud entre los signos, pero no hay conexión competitiva. La marca sí puede registrarse. Aunque los signos se parezcan, no hay riesgo real de confusión, porque el consumidor no va a asociar ambas marcas.
Dicho de otra forma: la similitud entre los nombres es solo la primera pregunta. La segunda —¿existe intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad entre lo que vende cada una?— es la que termina de definir si hay o no un problema real.
Un ejemplo para verlo en la práctica
Ejemplo hipotético
«Lunaria» y «Lunaris»
«Lunaria» está registrada para ropa, en la clase 25. Un nuevo emprendedor quiere registrar «Lunaris» para servicios de asesoría financiera, en la clase 36.
Al hacer el cotejo marcario, la similitud fonética y gráfica entre ambos nombres es evidente: se pronuncian de forma casi idéntica y se escriben de forma muy parecida. Por lo tanto, se pasa a la segunda etapa.
Y ahí, al aplicar los tres criterios, no aparece conexión competitiva por ninguna vía:
- No hay razonabilidad. No es habitual que una misma empresa opere a la vez en venta de ropa y en asesoría financiera.
- No hay complementariedad. La ropa no se usa junto a los servicios financieros, como sí ocurre entre el cepillo y la pasta de dientes.
- No hay intercambiabilidad. Nadie sustituye un servicio financiero por una prenda de ropa para satisfacer la misma necesidad.
Por eso, a pesar de la clara similitud entre los nombres, «Lunaris» sí podría registrarse para servicios financieros. Es decir, no hay un riesgo real de que el consumidor confunda ambas marcas ni de que asuma que provienen de la misma empresa.
El mismo nombre, otro resultado
Ahora bien, si ese mismo emprendedor hubiera querido registrar «Lunaris» para accesorios de moda, en la clase 18, el resultado habría sido distinto.
La primera etapa se resuelve igual: la similitud fonética y gráfica sigue estando ahí, y es justamente lo que permite pasar a la segunda. Pero al aplicar los tres criterios, el panorama cambia:
- No hay intercambiabilidad. Un bolso no reemplaza a una prenda de ropa.
- No hay complementariedad. Tampoco se usan necesariamente juntos.
- Sí hay razonabilidad. Es perfectamente habitual que una misma empresa de moda venda ropa y accesorios.
Con ese solo criterio basta para que exista conexión competitiva. Por lo tanto, la solicitud probablemente habría sido negada. O, en su defecto, el titular de «Lunaria» habría tenido bases sólidas para presentar una oposición.
Por qué este análisis no lo puedes hacer solo
Como puedes ver, la similitud entre marcas en Ecuador no se resuelve con un cálculo mecánico ni con un porcentaje que un sistema arroja automáticamente. Es un análisis en dos etapas, cada una con criterio jurídico propio, que exige conocer tanto las reglas de cotejo marcario como la jurisprudencia de la Comunidad Andina sobre conexión competitiva.
Por eso insisto, en cada artículo de esta serie, en que la búsqueda fonética y herramientas como TMclass son solo el punto de partida. Es decir, son un insumo, no una conclusión. Te dan datos, pero no te dan la interpretación jurídica. Y es esa interpretación la que determina si esos datos representan realmente un problema para tu marca.
Mi recomendación
Recomendación
Entender cómo funciona la similitud entre marcas en Ecuador es solo el primer paso. Sin embargo, lo que realmente importa es aplicarlo bien a tu caso.
Si tu búsqueda fonética arrojó una o varias marcas parecidas a la tuya, no entres en pánico ni asumas que tu marca está condenada. Pero tampoco asumas lo contrario solo porque a ti, a simple vista, dos nombres te parezcan «suficientemente distintos».
Finalmente, lo que decide son las dos etapas que revisamos aquí: similitud entre signos y conexión competitiva entre productos o servicios. Ahora bien, ese es el esqueleto del análisis, no todo su contenido. Sobre él se aplican siempre otras reglas de cotejo marcario, que rigen para cualquier comparación entre marcas. Y a eso se suman, únicamente cuando el caso lo involucra, los criterios propios de las marcas notoriamente conocidas y los de las familias de marcas. Abordaré todo ello en un próximo artículo.
Por eso el análisis lo debe hacer alguien con criterio jurídico real. Es la única forma de saber, con fundamento, si tu marca tiene verdaderas posibilidades de registrarse.
En el próximo artículo de esta serie vamos a hablar de cómo elegir un nombre de marca que sea registrable desde el inicio, para que puedas anticiparte a estos conflictos antes de encariñarte con un nombre.
