Cómo elegir un nombre de marca que sea registrable

Elegir el nombre de una marca suele ser una decisión de marketing. Piensas en qué tan pegajoso es, qué tan bien representa la identidad del negocio y qué tan fácil es de recordar. Pero hay una pregunta que casi siempre se hace demasiado tarde. Para entonces, el nombre ya está en el logo, en las redes sociales y en la fachada del local. ¿Es realmente un nombre de marca registrable? En este artículo te explico cómo elegirlo pensando tanto en lo creativo como en lo jurídico. Así no tendrás que escoger entre un nombre bonito y un nombre protegible.

Cómo clasifican el nombre los diseñadores y marketers

Primero, conviene partir de donde ya estás. Si has trabajado con un diseñador gráfico o un especialista en branding, es probable que te hayan hablado de varios tipos de nombres de marca:

• Marcas sugestivas. El nombre evoca o insinúa algo sobre el producto o servicio, sin describirlo directamente. El consumidor tiene que hacer un pequeño ejercicio mental para conectar el nombre con lo que ofreces.
• Marcas de fantasía. El nombre no tiene ninguna relación con el producto. Es una palabra inventada o, al menos, sin vínculo conceptual con lo que vendes. El ejemplo clásico es Kodak: la palabra no significa «cámara» ni «fotografía», simplemente se acuñó para representar la marca.
• Marcas arbitrarias. El nombre es una palabra que ya existe, pero no tiene relación con el producto que representa. Apple para tecnología es el ejemplo perfecto: «manzana» no tiene nada que ver con computadoras o teléfonos.
• Marcas descriptivas. El nombre describe directamente el producto o servicio que ofreces. Si vendes pan y llamas a tu marca «Pan Artesanal», eso es una marca descriptiva.

Qué es la distintividad en un nombre de marca

Llegados aquí, la pregunta se cae de madura: ¿puedo registrar cualquier marca de las clasificaciones que acabamos de ver?

No. ¿Por qué? Porque el signo tiene que ser distintivo.

Sin embargo, no todas las clasificaciones anteriores te permiten diferenciar tu producto de otro producto o servicio. La descriptiva, por ejemplo, no lo hace: es decir, describe la categoría, pero no te señala a ti como empresa o empresario.

Ahora bien, conviene decirlo desde ya para que no te lleves una sorpresa después. Que tu signo sea de fantasía, arbitrario o sugestivo tampoco es garantía de que sirva para distinguir tu producto de otros. También habrá que investigar si un tercero lo adquirió primero.

Qué dice la jurisprudencia andina sobre la distintividad

Ahora bien, esta idea no es solo una opinión práctica mía. Es un principio reconocido en la jurisprudencia de la Comunidad Andina. Esa jurisprudencia señala que la marca sirve para distinguir un producto o servicio de otros de la misma especie, y que un signo que no cumple esa función no puede considerarse marca.

La misma jurisprudencia identifica una regla clara: mientras mayor es la relación entre el nombre y lo que distingue, menor es su poder distintivo. Estos serían los descriptivos. En cambio, los signos de fantasía son los más distintivos de todos.

Antes del registro: cómo elegir un nombre de marca registrable

Como ya vimos, un nombre de marca registrable tiene que superar un piso mínimo de distintividad. No puede ser genérico ni puramente descriptivo, ni caer en alguna de las demás causales de irregistrabilidad.

Sin embargo, dentro de lo que sí es registrable tienes varias opciones: evocativo, de fantasía, arbitrario, o un nombre que combine un elemento descriptivo con uno distintivo. Aun así, en todos los casos donde exista una palabra descriptiva, esa palabra no se toma en cuenta como elemento principal. Es decir, no cuenta para compararla frente a otras marcas.

Por qué una marca descriptiva no es un nombre de marca registrable

Esto es algo que todo diseñador o especialista en marketing debería advertirle a su cliente antes de proponerle un nombre: las marcas puramente descriptivas no son registrables.

Sin embargo, la razón tiene sentido si la piensas desde la perspectiva de la competencia. Cualquier persona que venda un producto o servicio similar al tuyo tiene el mismo derecho que tú, y además ese derecho incluye usar las palabras que describen ese producto. Por ejemplo, si a ti te dejaran registrar «Pan» como marca para vender pan, estarías bloqueando a todos los demás panaderos del país.

En la práctica, esto significa algo concreto. Si presentas una solicitud con un nombre puramente descriptivo, el examinador del SENADI no va a tomar en cuenta esa palabra. No la considerará el elemento que diferencia tu marca de otras. Esa palabra, para efectos del examen, prácticamente no cuenta.

Una precisión importante, para que no te quedes con una idea incompleta. A lo largo de este artículo uso lo descriptivo para explicar el punto, porque es el caso más frecuente y el más fácil de reconocer. Pero no es el único. Hay otras causales del artículo 135 que dejan palabras fuera del análisis de distintividad exactamente igual.

La solución: acompañar lo descriptivo con un elemento distintivo

Querer incluir una palabra descriptiva de tu producto en el nombre es bastante común, y se entiende: ayuda a que el consumidor capte de inmediato de qué se trata el negocio. En ese caso, un diseñador o marketer te recomendará acompañarla con otra palabra que sí sea distintiva.

Volvamos al ejemplo del pan. «Pan» solo no es registrable. En cambio, «Pan Bimbo» sí lo es, puesto que «Bimbo» es el elemento distintivo que realmente diferencia esa marca de cualquier otra panadería.

El examinador del SENADI, al evaluar esa solicitud, prácticamente va a ignorar la palabra «Pan» para efectos de comparación con otras marcas. Va a centrar el análisis en si «Bimbo» es suficientemente distintivo, y también revisará si no genera confusión con una marca ya registrada. Ese elemento distintivo es justamente lo que convierte una combinación en un nombre de marca registrable.

¿Y si se combinan dos palabras descriptivas?

Aquí hay un matiz que vale la pena entender, porque no es una regla absoluta. Si una marca está compuesta por dos o más palabras descriptivas, ninguna de ellas sería registrable por separado. Sin embargo, existe la posibilidad de que la combinación en conjunto sí alcance el nivel de distintividad necesario.

Sin embargo, no es una garantía: es decir, se trata de una posibilidad que depende del caso concreto, y por eso un abogado tiene que evaluarla antes de que presentes la solicitud. La combinación de dos palabras descriptivas corre un riesgo real, y es que aun en conjunto el signo siga sin distintividad suficiente.

Después del registro: cuánta protección real te da tu nombre

Aquí es donde el nivel de distintividad que elegiste al inicio te sigue acompañando, incluso cuando tu marca ya está registrada. Y conviene precisar de qué protección hablamos: de tu capacidad de impedir que un tercero registre después un signo parecido al tuyo.

De hecho, la jurisprudencia de la Comunidad Andina es clara en este punto: entre menos relación tenga tu marca con el producto que distingue, mayor es su protección. Por lo tanto, esto se traduce en algo muy concreto. Si tu marca es de fantasía, se necesitan menos similitudes con otra marca para que un nuevo registro sea negado. Entonces el estándar juega a tu favor.

¿Por qué pasa esto? Una marca de fantasía es única. No está construida a partir de palabras o conceptos de uso común. Por eso el consumidor la asocia de inmediato y exclusivamente con ese negocio, sin conectarla con ningún otro significado ni con ninguna otra marca.

Por qué una marca evocativa se protege menos

Las marcas evocativas, en cambio, suelen construirse con fragmentos de palabras que sí evocan un concepto. Esos fragmentos son, hasta cierto punto, de uso común. Por eso no se le puede negar a un competidor el derecho a usar partes de palabras que evocan ideas relacionadas con su propio producto, y por eso entre dos marcas evocativas puede tolerarse un mayor número de similitudes, siempre respecto de la parte evocativa de la marca. Aun así, se puede permitir el registro de ambas, siempre que cada una tenga otros elementos propios que las distingan con claridad.

Ahora bien, esto no significa que un nombre evocativo sea una mala elección. De hecho, muchas marcas exitosas lo son, porque comunican rápidamente qué ofreces. Pero si tu prioridad es la protección legal más sólida posible frente a futuros competidores, un nombre de fantasía o arbitrario te da un margen mucho más amplio.

Qué pasa si ya existe una marca parecida

Elegir un nombre fuerte en términos de distintividad resuelve el problema de la descriptividad. Pero no te exime del análisis que ya vimos en el artículo anterior.

Si existe una marca similar ya registrada, sigue aplicando el mismo proceso. Primero se evalúa la similitud en los planos fonético, gráfico-ortográfico y conceptual. Después, si se encuentra similitud relevante en alguno de esos planos, se pasa al análisis de conexión competitiva entre los productos o servicios de ambas marcas.

Lo que cambia, como acabamos de ver, es qué tan fácil resulta que esa similitud sea suficiente para negar el registro. Eso depende de qué tan distintivo sea tu nombre.

Finalmente, si tras ese análisis se determina que hay conexión competitiva, la marca no podrá registrarse. Por lo tanto, tendrás que ajustar el nombre antes de invertir en tasas y en el trámite formal. Por eso insisto tanto, a lo largo de esta serie, en la importancia del análisis de registrabilidad hecho por un abogado. No basta con elegir un nombre fuerte y original: también hay que confirmar que no colisiona con derechos ya existentes en el mercado.

Mi recomendación

En el próximo artículo de esta serie vamos a hablar de los nombres que están expresamente prohibidos en Ecuador, más allá de la falta de distintividad que acabamos de revisar.