En el artículo anterior vimos las causales que más solicitudes tumban: las marcas genéricas y descriptivas. Pero el artículo 135 reúne la mayoría de las prohibiciones para registrar una marca en Ecuador, y los demás literales siguen ahí. Estas son las prohibiciones que sorprenden, porque no castigan la falta de imaginación. Puedes llegar con el nombre más original del mundo y aun así ser negado, no por lo que tu nombre deja de ser, sino por lo que la ley decidió que nadie puede apropiarse.
Por qué estas prohibiciones para registrar una marca son absolutas
Todas las causales del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina comparten una lógica: lo que se protege es un interés general, no el derecho de un tercero identificable. No hace falta que nadie se oponga ni que exista un afectado concreto.
Eso las separa del artículo 136, que veremos en el siguiente artículo de esta serie: ahí sí hay alguien con un derecho previo que tu marca estaría afectando.
Primera familia: el signo no puede funcionar como marca
Estas causales dicen, en el fondo, lo mismo: eso que quieres registrar no cumple la función de identificar un origen empresarial.
a) No puede constituir marca
El literal a) remite a los requisitos de existencia del signo: lo que un signo debe ser para poder aspirar a ser marca. Es la puerta de entrada del sistema y opera antes que cualquier otra causal, porque si el signo no cumple esos requisitos básicos, ni siquiera llegamos a discutir las prohibiciones.
b) Carece de distintividad
Es la causal madre, la más amplia de todas. Un signo sin distintividad es el que no permite al consumidor asociar el producto con un origen empresarial determinado. Las genéricas y descriptivas son casos particulares de este defecto; este literal recoge el resto.
c) Formas usuales del producto o de sus envases
Aquí entramos en marcas tridimensionales. No puedes registrar la forma habitual de una botella de agua, ni la forma que el producto tiene necesariamente por ser lo que es. Si todos los productos de la categoría tienen esa forma porque no pueden tener otra, esa forma no identifica a nadie.
d) Formas o elementos que dan una ventaja funcional o técnica
Esta merece atención especial. La prohibición no es que la forma sea común, sino que sea útil. Si el diseño hace que el producto funcione mejor, no puede monopolizarse a través del registro de marca.
La razón de fondo
Es una cuestión de arquitectura del sistema. Las soluciones técnicas se protegen por patente, que dura un tiempo limitado y después cae al dominio público. Una marca, en cambio, se renueva indefinidamente. Permitir registrar una ventaja funcional como marca sería convertir un monopolio temporal en uno perpetuo.
g) La marca que se convierte en el nombre de la categoría
Este literal tiene dos supuestos. Uno es el signo que ya nace siendo la designación común o usual del producto en el habla del país, muy cercano al genérico que vimos en el artículo anterior. El otro, del que me ocupo aquí, es un problema completamente distinto.
El literal alcanza también al signo que se hubiera convertido en una designación común o usual. Es decir, un nombre que nació perfectamente distintivo, que fue una marca válida, y que con el tiempo el público empezó a usar para referirse a cualquier producto de la categoría y no solo al de su titular.
El ejemplo clásico
La aspirina
Nació como marca de un laboratorio para identificar su propio producto. Pero fue tan exitosa que la gente dejó de usar ese nombre para señalar a ese fabricante y empezó a usarlo para nombrar el medicamento en sí. Hoy una persona pide una aspirina en la farmacia sin importarle qué laboratorio la produjo, y probablemente sin saber que alguna vez fue el nombre de una sola empresa.
Ahí está el problema en toda su dimensión: cuando tu nombre deja de señalarte a ti y pasa a nombrar la cosa, pierde justamente aquello que lo hacía protegible. La marca dejó de cumplir su función de distinguir un origen empresarial, que es lo único que el registro protege.
Es la advertencia incómoda para el emprendedor exitoso: una marca puede morir de éxito. Y no ocurre de un día para otro, sino por acumulación de descuidos. Cuando la propia empresa usa su marca como si fuera un sustantivo común en su publicidad, cuando no corrige a la prensa que la emplea genéricamente, cuando no defiende su uso frente a terceros.
Y la consecuencia práctica es directa: si un signo se ha convertido en la designación común o usual del producto, simplemente no se puede registrar. Se convierte en una prohibición del artículo 135, y el examinador no va a conceder ese registro.
h) Un color aisladamente considerado
No puedes apropiarte del color azul. Lo que queda fuera del registro es el color en abstracto, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. La lógica es la de siempre: los colores son un repertorio limitado y son de todos.
La salida para esta familia
El párrafo final del artículo 135 permite registrar un signo de los literales b), g) y h) —además de e) y f), que vimos en el artículo anterior— si quien solicita el registro lo ha usado constantemente en el País Miembro y por efecto de ese uso adquirió aptitud distintiva. Fíjate en que a), c) y d) quedan fuera de esa salida: una forma funcional no se salva ni con veinte años de uso.
Segunda familia: el signo choca con un interés público
Aquí el problema ya no es tu signo. Es lo que tu signo haría en el mercado.
i) Puede engañar al público
No puedes registrar un nombre que induzca a error a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto.
En la práctica: no llames «Andino» a un producto que no viene de la sierra, ni sugieras que tu bebida es natural si no lo es. El engaño no necesita ser intencional; basta con que el signo tenga esa aptitud.
Caso resuelto · Colombia, 2009
«Tequila El Capo» para bebidas sin alcohol
Una empresa solicitó registrar la marca «Tequila El Capo» en la clase 32, que agrupa aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas. Es decir, para productos que no son tequila. El Consejo Regulador del Tequila se opuso, pero la solicitante había obtenido una autorización de uso otorgada por un productor mexicano autorizado, y la presentó apostillada en el expediente.
Fíjate en lo que ocurre aquí con la distintividad. Aplicada a un agua mineral, la palabra «tequila» no describe absolutamente nada del producto: es una palabra existente usada en un rubro con el que no guarda relación. Es, en la clasificación clásica, una marca arbitraria, y las arbitrarias son de las más fuertes que existen. Sumada a «El Capo» y a la gráfica, el conjunto era perfectamente distintivo.
La oficina declaró infundada la oposición: con la autorización de por medio, no se configuraron las causales de los literales j) y k). Y aun así negó el registro, por el literal i). El razonamiento fue que el consumidor que ve «Tequila El Capo» entiende de inmediato que va a comprar el licor, cuando en realidad está adquiriendo una bebida sin alcohol. La parte inicial del signo no le informa quién fabrica el producto, sino qué tipo de producto es. Y esa información era falsa.
Ese caso condensa la idea central de este artículo. El signo era distintivo, era arbitrario y contaba con autorización del titular de la denominación de origen. Nada de eso lo salvó, porque la aptitud para engañar al consumidor es una causal independiente que opera por sí sola.
Y hay una lección práctica que el solicitante pudo aprovechar: lo que correspondía era pedir que se eliminaran de la solicitud el agua y las demás bebidas que no fueran tequila. El engaño se producía porque en ambos lados hay bebidas líquidas, así que el consumidor sí podía creer que estaba comprando el licor. Sin ese solapamiento, el problema desaparecía.
Compáralo con una marca arbitraria que no genera ningún riesgo. Cuando una empresa tecnológica usa el nombre de una fruta, nadie cree que está comprando esa fruta. La palabra no describe nada del producto y, además, no existe posibilidad real de que el público se confunda sobre lo que está adquiriendo. Esa es la diferencia: lo arbitrario protege mientras no haya cercanía entre lo que el signo evoca y lo que el producto realmente es.
j), k) y l) Denominaciones de origen e indicaciones geográficas
Tres literales que protegen lo mismo desde ángulos distintos:
- Literal j). No puedes reproducir, imitar ni contener una denominación de origen protegida cuando eso genere riesgo de confusión o asociación, o implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Aplica incluso para productos diferentes a los protegidos por la denominación de origen.
- Literal k). Para vinos y bebidas espirituosas la regla es más dura. Basta con que el signo contenga una denominación de origen protegida. No se exige confusión ni aprovechamiento: la sola inclusión basta.
- Literal l). No puedes registrar una indicación geográfica, nacional o extranjera, susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique.
Caso resuelto · Colombia, 2012
«Tequila Supremo Familia Camarena 1761», negada por el literal j)
Una sociedad mexicana solicitó registrar ese signo en la clase 33, para distinguir tequila. Nadie presentó oposición. La oficina lo negó de todos modos, de oficio, porque el examen de registrabilidad es obligatorio aunque nadie reclame.
El razonamiento fue en tres pasos, y conviene seguirlos en orden:
Uno. La denominación estaba protegida en el país. La oficina verificó que dos años antes se había declarado formalmente la protección de la denominación de origen tequila en Colombia. Sin esa declaración previa, la causal no habría tenido de dónde agarrarse.
Dos. El signo reproducía la denominación. Aunque iba acompañado de otras palabras y de un año, el consumidor que lee la expresión asocia de inmediato el producto con la denominación protegida.
Tres. Había riesgo de confusión. El signo pretendía identificar exactamente el mismo producto que identifica la denominación. Ahí se cierra el círculo y la causal se configura.
Ese último paso es el que más se malinterpreta. La causal no se aplica automáticamente por el solo hecho de que el signo contenga la denominación. La propia resolución lo dice: se requiere que la reproducción o imitación genere riesgo de confusión o de asociación, o que implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Sin alguna de esas dos condiciones, no hay literal j).
Y si comparas este caso con el de «Tequila El Capo» que vimos más arriba, aparece la variable que realmente decide. La palabra protegida es la misma en los dos expedientes. Todo lo demás cambia.
| Variable | Tequila El Capo | Tequila Supremo Familia Camarena 1761 |
|---|---|---|
| Productos solicitados | Clase 32: bebidas sin alcohol | Clase 33: tequila |
| Relación con la denominación | Producto distinto al protegido | El mismo producto protegido |
| Autorización de uso | Sí, apostillada en el expediente | No consta en el expediente |
| ¿Hubo oposición? | Sí, del Consejo Regulador | No, la oficina actuó de oficio |
| Literales j) y k) | Descartados por la autorización | Literal j) aplicado |
| Causal por la que se negó | Literal i): engaño al consumidor | Literal j): confusión con la denominación |
Las dos solicitudes terminaron negadas, pero por caminos opuestos. La autorización de uso sirvió para superar los literales j) y k), y no sirvió de nada frente al literal i). Esa es la lección que conviene llevarse: las causales del artículo 135 operan de forma independiente, así que superar una no te acerca a superar las demás.
m) Escudos, banderas, emblemas y signos oficiales
Sin permiso de las autoridades competentes, no puedes reproducir ni imitar escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados. Tampoco los escudos, banderas, emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
Y hay un detalle que atrapa a muchos diseñadores: la prohibición alcanza toda imitación desde el punto de vista heráldico. No basta con cambiar los colores o simplificar el trazo. Si heráldicamente evoca el escudo, entra en la causal.
n) Signos de conformidad con normas técnicas
Los sellos que certifican cumplimiento de normas técnicas no son tuyos. Su registro solo puede ser solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades.
o) Variedades vegetales protegidas
No puedes registrar la denominación de una variedad vegetal protegida —en un País Miembro o en el extranjero— si tu signo se destina a productos o servicios relativos a esa variedad, o si su uso puede causar confusión o asociación con ella.
Es una causal muy relevante para el agro ecuatoriano.
p) Contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres
La causal más abierta del artículo, y la más dependiente del criterio del examinador y del contexto social. Cubre signos ofensivos, discriminatorios, que inciten a la violencia, o que resulten inaceptables según los estándares vigentes.
Ejemplo hipotético
Una marca de ropa con el nombre de una organización criminal
Un emprendedor quiere lanzar una línea de ropa urbana y elige como nombre y logotipo el de una organización criminal conocida, apostando a que el nombre genere impacto y conversación. Comercialmente puede que la apuesta funcione. Registralmente no: el signo estaría enalteciendo una actividad delictiva, y eso lo pone de frente contra el orden público.
Lo mismo ocurriría con un nombre que constituya un insulto dirigido a un grupo por su origen, su religión o su condición.
Vale la pena señalar algo más: no es una causal estática. Lo que se consideraba aceptable hace treinta años puede no serlo hoy, y al revés. Por eso es la causal donde menos sirve razonar por analogía con marcas antiguas que ya están registradas.
Qué tienen en común todas estas causales
Tres ideas se repiten a lo largo del artículo 135:
-
Hay recursos que son de todos
Los colores, las formas funcionales, las palabras del comercio, los nombres de las categorías. Nadie puede sacarlos de circulación mediante un registro.
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La información al consumidor tiene que ser veraz
El engaño, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas responden a lo mismo: la marca no puede mentir sobre lo que vende.
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Hay signos que pertenecen a la esfera pública
Los símbolos de Estado, los sellos de certificación, las denominaciones de variedades vegetales. Cumplen una función institucional que sería destruida si alguien los privatizara.
Mi recomendación
Recomendación
Estas prohibiciones para registrar una marca no se detectan pensando en el nombre. Se detectan revisando el signo completo: su logotipo, sus colores, su forma y su aplicación al producto concreto.
Por eso la revisión que te proponía en el artículo anterior —hacerte preguntas sobre las palabras— aquí no alcanza. Si tu marca incluye un elemento gráfico, una forma tridimensional, una referencia geográfica o cualquier evocación institucional, el análisis de registrabilidad deja de ser opcional y pasa a ser el paso que te ahorra rehacer toda tu identidad visual.
En el siguiente artículo cerramos la serie con el artículo 136: las prohibiciones relativas. Ahí el problema deja de ser tu signo y pasa a ser el derecho de alguien más: una marca registrada antes, un nombre comercial, un lema, el nombre de una persona.
