A lo largo de esta serie hemos mencionado varias veces las «marcas notorias» — en el caso TVS que revisamos en el artículo de mala fe, y en los literales e) y f) del artículo 155 que vimos en el artículo sobre infracción. Pero nunca explicamos a fondo qué significa exactamente que una marca sea «notoria», ni cómo se obtiene ese estatus formalmente en Ecuador. Este artículo cierra ese vacío.
Qué significa que una marca sea notoriamente conocida
El artículo 224 de la Decisión 486 define el signo distintivo notoriamente conocido como aquel reconocido como tal por el sector pertinente. El artículo 230 aclara qué se entiende por «sector pertinente»: los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio, las personas que participan en los canales de distribución, o los círculos empresariales que actúan en giros relacionados. Basta con que tu marca sea conocida dentro de cualquiera de estos sectores para que pueda calificar como notoria — no hace falta que la conozca «todo el mundo».
La cualidad de ser notoria no significa simplemente que «la marca te protege más». Significa algo más concreto: le da derecho a su titular a evitar que otras marcas se registren en sectores más amplios, que no están directamente relacionados con sus propios productos o servicios. Para entender exactamente qué tan amplios son esos sectores, primero hay que entender cómo funciona normalmente el análisis de conexión entre productos y servicios.
Cómo se determina normalmente si dos productos o servicios están «relacionados»
Ya vimos en artículos anteriores que, una vez que se detecta similitud o identidad entre dos signos, el siguiente paso es analizar si existe conexión competitiva entre los productos o servicios de ambas marcas. Para una marca normal —sin ningún estatus especial de notoriedad—, esa conexión se determina principalmente con tres criterios. Basta con que se cumpla uno solo de ellos para que la marca no pueda registrarse:
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Intercambiabilidad o sustitución
El consumidor considera que puede sustituir el producto o servicio de una marca por el de otra, sin sentir que pierde algo. Por ejemplo, si no hay helado de vainilla en un restaurante, el cliente puede optar por un sorbete en su lugar; si no hay té de manzanilla en el supermercado, puede comprar té de anís, porque ambos se perciben como calmantes y de buen sabor.
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Complementariedad
Los productos o servicios se necesitan mutuamente para funcionar, y se usan juntos de forma habitual. El ejemplo clásico es el cepillo de dientes y la pasta dental: si ambos llevan un signo igual o similar, el consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa, precisamente porque son productos que se complementan a diario.
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Razonabilidad
Cuando en el mercado es común que un mismo fabricante produzca ambos tipos de producto a la vez. Por ejemplo, una cervecera que también embotella agua: si otra empresa usa un signo similar para agua embotellada, el consumidor podría razonablemente pensar que pertenece a la misma cervecera, porque es un patrón habitual en ese sector.
Los criterios adicionales, y cómo la notoriedad los transforma
Existen otros criterios que, para una marca normal, no son suficientes por sí solos para impedir un registro — funcionan únicamente como apoyo complementario al análisis de los tres criterios anteriores. Estos criterios adicionales son: que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase de Niza o a clases relacionadas, que compartan los mismos canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización, los mismos medios de publicidad, la misma tecnología empleada, la misma finalidad o función, el mismo género, o la misma naturaleza.
Donde entra la notoriedad
Estos criterios complementarios dejan de ser solo complementarios, y pueden bastar por sí solos, únicamente cuando la marca que se busca proteger es una marca notoria. Es precisamente así como la notoriedad «rompe» el principio de especialidad que limita a cualquier otra marca: una marca notoria puede impedir el registro de un signo similar en una clase distinta a la suya, con solo demostrar que comparten, por ejemplo, los mismos canales de comercialización o el mismo género de producto — sin necesidad de que exista intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad en el sentido estricto que vimos arriba.
Un matiz importante: marca notoria no es lo mismo que marca renombrada
Esto no significa, sin embargo, que una marca notoria pueda impedir el registro de un signo similar en absolutamente cualquier sector, sin importar qué tan lejano o distinto sea. Aquí es donde conviene distinguir dos conceptos que suelen confundirse.
Marca notoria
La que regula la Decisión 486 y el COESCCI: conocida por un sector pertinente relevante, pero no necesariamente por el público en general. Para que se le reconozca ese estatus, siempre hace falta prueba — los factores específicos que exige la normativa. Su protección se extiende más allá de su propia clase, pero dentro de un rango razonablemente relacionado.
Marca renombrada
Un nivel distinto y superior: marcas como Nike, Coca-Cola o Pepsi, reconocidas prácticamente por cualquier persona, sin importar si consume o no ese tipo de producto. No necesita pasar por el proceso de prueba de notoriedad que exige la Decisión 486, precisamente porque su reconocimiento es tan evidente y masivo que no requiere demostrarse caso por caso. A diferencia de la marca simplemente notoria, sí puede llegar a impedir registros en sectores completamente ajenos y sin ninguna relación con su actividad original.
Este artículo trata sobre la notoriedad, no sobre el renombre — así que ten presente que la protección que hemos descrito aquí, aunque amplia, no es ilimitada.
Las dos formas de establecer que tu marca es notoria
Con esto claro, existen dos caminos distintos para que tu marca obtenga este reconocimiento:
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Probarlo caso por caso, dentro de un procedimiento específico
Puedes alegar y probar que tu marca es notoria dentro de una oposición, una acción de nulidad, o cualquier otro procedimiento donde esto resulte relevante — tal como ocurrió en el caso TVS que ya revisamos, donde la notoriedad se discutió y se probó como parte del litigio mismo. Los factores que se usan para esta prueba están regulados en el artículo 460 del COESCCI y en el artículo 228 de la Decisión 486.
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Solicitar una Declaratoria de Notoriedad formal ante el SENADI
Un trámite administrativo autónomo que te otorga un reconocimiento oficial y anticipado de que tu marca es notoria, sin tener que esperar a que surja un conflicto para probarlo. Este procedimiento está regulado tanto por la Decisión 486 como por los artículos sobre marca notoria del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), específicamente el artículo 463, que establece el procedimiento a seguir.
Por qué la diferencia entre ambos caminos importa tanto
Aquí está el detalle que hace que valga la pena conocer este trámite, aunque sea costoso: si no cuentas con una declaratoria formal y te ves en medio de una oposición o un conflicto real, vas a tener que empezar, de forma apurada y bajo presión de tiempo, a gestionar y recopilar recién en ese momento las pruebas de notoriedad necesarias para iniciar el proceso de declaratoria. En cambio, si ya tienes la declaratoria formal en mano, entras a cualquier disputa futura con ese reconocimiento ya establecido, sin tener que salir a buscar pruebas con prisa cada vez que lo necesitas.
Dicho de otra forma: el camino 1 te obliga a reunir evidencia de notoriedad justo cuando el conflicto ya está encima. El camino 2 te da ese reconocimiento con calma, por adelantado, y lo llevas contigo a cualquier conflicto futuro durante su vigencia.
Cómo funciona el trámite de declaratoria formal
El procedimiento está regulado tanto por la Decisión 486 como por el artículo 463 del COESCCI. El titular del signo distintivo solicita a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad, acompañando las pruebas que considere pertinentes conforme a los factores que ya vimos, junto con el comprobante de pago de la tasa correspondiente. La autoridad valora el pedido y las pruebas presentadas para emitir la resolución respectiva.
Un dato importante
Esta solicitud no tiene que tramitarse necesariamente como un proceso aislado y anticipado. El propio artículo 463 contempla que puedas plantearla dentro de cualquier procedimiento administrativo que ya esté en trámite ante el SENADI —por ejemplo, dentro de una oposición—, siempre que la alegues de forma expresa, cumplas con los mismos requisitos de prueba y pago de tasa, y sigas el procedimiento previsto para la declaratoria. Incluso en los recursos administrativos ordinarios se puede conocer la notoriedad, siempre que ya haya sido alegada en la resolución que se está impugnando.
Si la autoridad considera, mediante resolución motivada, que el signo es efectivamente notoriamente conocido, declara la notoriedad actual del signo, y se presume que las condiciones que originaron esa declaratoria subsisten por un período de siete años desde la fecha de expedición. La resolución se publica en los medios de difusión institucionales del SENADI, y se emite el certificado correspondiente.
Un ejemplo hipotético
Ejemplo hipotético
Trotamar calzado vs. Trotamar gimnasios
Imaginemos una marca ecuatoriana de zapatillas deportivas, «Trotamar», registrada en la clase 25 (calzado), con quince años en el mercado y un reconocimiento importante entre el público deportista y aficionado al running — su sector pertinente. Un día, un tercero intenta registrar «Trotamar» en la clase 41, para servicios de entrenamiento físico y gimnasios.
Aunque en este caso —zapatillas deportivas por un lado, servicios de gimnasio por otro— no existe sustitución, intercambiabilidad ni razonabilidad entre ambos, sí existen los otros criterios: ambos negocios comparten el mismo género (el mundo deportivo), es común que compartan canales de comercialización y publicidad (tiendas deportivas, patrocinios, medios especializados en deporte), y el público al que se dirigen es prácticamente el mismo. Esto es, en términos más precisos, justamente lo que describe el artículo 462 del COESCCI sobre los sectores pertinentes: los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio, y los círculos empresariales que actúan en giros relacionados. Estos son justamente los criterios que, para una marca notoria, dejan de ser solo complementarios y pueden bastar por sí solos.
Ahora, si ese mismo tercero intentara registrar «Trotamar» para servicios de turismo receptivo —un sector sin ninguna relación real con el calzado deportivo, sin canales compartidos, sin el mismo género ni público objetivo—, la oposición sería mucho más difícil de sostener únicamente con el estatus de marca notoria. Ese tipo de bloqueo, en un sector completamente ajeno, es el terreno propio de las marcas renombradas —como Nike o Adidas—, no de una marca simplemente notoria dentro de su sector.
Mi recomendación
Recomendación
La declaratoria de notoriedad no es un trámite que le convenga a cualquier negocio — su costo solo tiene sentido si tu marca realmente ha alcanzado un nivel significativo de reconocimiento en su sector, y si prevés que vas a necesitar defenderla activamente frente a terceros en el futuro, posiblemente en más de una ocasión.
Si tu marca todavía está construyendo su reputación, probablemente te convenga más invertir ese dinero en consolidar tu presencia en el mercado, y dejar la prueba de notoriedad para el momento en que realmente la necesites dentro de un caso concreto. Pero si ya tienes una marca consolidada, con años de trayectoria y reconocimiento medible, vale la pena que evalúes con un abogado especializado si el costo de la declaratoria se justifica frente al valor real que representa tu marca como activo del negocio.
En el próximo artículo de esta serie vamos a hablar de cuánto cuesta defender legalmente una marca en Ecuador, reuniendo en un solo lugar todos los costos que hemos ido mencionando a lo largo de esta categoría: oposiciones, tutelas administrativas, declaratorias de notoriedad, y honorarios profesionales.
Nota de fuentes: este artículo está basado en los artículos 224, 228, 230 y 462 de la Decisión 486 y del COESCCI, y en los artículos 460 y 463 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), este último citado de forma verbatim.
