Hasta ahora, en esta categoría, hemos hablado de cómo defender tu marca cuando alguien más la infringe. Pero existe un escenario distinto, casi al revés: perder tu propia marca por no usarla. En este artículo te explico cómo funciona la cancelación por falta de uso en Ecuador, por qué existe este mecanismo y qué necesitas para defenderte de él.
Por qué existe esta figura
Primero, el registro de una marca te da un derecho exclusivo. Además, ese derecho bloquea a cualquier otra persona que quiera registrar un signo igual o similar.
Ahora bien, ese bloqueo solo tiene sentido si realmente estás usando la marca en el mercado. Si la registraste y nunca la usaste, estás ocupando un espacio registral sin ninguna razón económica real. Y además impides que alguien con un interés genuino pueda registrar ese nombre.
Por eso el sistema incluye un mecanismo para liberar esas marcas inactivas. Es decir, la cancelación por falta de uso.
La cancelación por falta de uso y la regla de los tres años
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción.
Además, ese uso puede haberlo hecho el titular, un licenciatario o cualquier otra persona autorizada para ello.
El plazo de gracia que casi nadie menciona
Ahora bien, hay un detalle que conviene tener presente si acabas de registrar tu marca. La acción de cancelación no puede iniciarse antes de que transcurran tres años contados desde la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro en la vía administrativa.
Es decir, tienes una ventana inicial protegida. Nadie puede pedir la cancelación de tu marca recién concedida.
También funciona como defensa en una oposición
Esto es especialmente útil y se pasa por alto con frecuencia. La cancelación por falta de uso también puede solicitarse como defensa dentro de un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Traducido: si alguien se opone a tu solicitud invocando una marca que en realidad tiene guardada sin usar, puedes responder pidiendo su cancelación.
La cancelación puede ser parcial
Sin embargo, no siempre se cancela todo el registro. Cuando la falta de uso afecta solo a algunos de los productos o servicios para los que la marca estaba registrada, se ordena una reducción o limitación de la lista, eliminando aquellos respecto de los cuales no se usó.
Para decidir esa reducción se toma en cuenta la identidad o similitud entre los productos o servicios involucrados.
Cuándo el no uso está justificado
Tu defensa principal
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros motivos, a fuerza mayor o caso fortuito.
Fíjate en el «entre otros»: la norma no cierra la lista. Por lo tanto, pueden existir otras circunstancias que justifiquen el no uso, y corresponde acreditarlas.
Qué cuenta como uso de una marca
Ahora bien, el artículo 166 aclara algo fundamental. Es decir, se entiende que una marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
Pero añade una condición que conviene leer con atención: debe ser en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se comercializan.
Es decir, no basta con una venta simbólica hecha para dejar constancia. El uso tiene que ser el propio de ese tipo de producto en ese tipo de mercado.
El mismo artículo suma dos precisiones muy útiles:
- La exportación cuenta como uso. También se considera usada una marca cuando distingue exclusivamente productos que se exportan desde cualquiera de los Países Miembros.
- Las variaciones menores no te perjudican. Usar la marca de un modo que difiera de la forma registrada solo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motiva la cancelación, ni disminuye la protección que le corresponde.
Quién tiene que probar el uso
Además, este punto cambia por completo la posición de cada parte. Por eso conviene entenderlo bien.
Artículo 167
La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.
Quien solicita la cancelación no tiene que demostrar que no usaste la marca. Eres tú quien debe demostrar que sí la usaste.
La norma también indica con qué puedes probarlo: facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros medios.
Nota que la lista termina en «entre otros», de modo que no es cerrada. Aun así, los tres medios que la norma menciona expresamente tienen algo en común: son documentos que acreditan regularidad y cantidad, no un uso aislado.
El premio para quien solicita la cancelación
Entonces, ¿por qué se molestaría alguien en pedir la cancelación de tu marca? Porque el artículo 168 le da una recompensa concreta.
La persona que obtiene una resolución favorable tiene derecho preferente al registro. Ese derecho puede invocarse desde la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.
Dicho de otro modo, quien logra liberar el nombre pasa al frente de la fila para quedárselo.
Un ejemplo para verlo en la práctica
Ejemplo hipotético
La marca «Zempra»
Hace ocho años registraste «Zempra», un nombre de fantasía, para una línea de productos de jardinería. Pero el negocio nunca despegó y llevas más de tres años sin vender un solo producto bajo ese nombre.
Un emprendedor que quiere lanzar exactamente esa marca para su propio negocio de jardinería descubre que ya está registrada, y presenta una solicitud de cancelación por falta de uso.
En ese proceso te corresponde a ti probar que sí usaste la marca durante los tres años consecutivos precedentes, con facturas, documentos contables u otros medios. Si no puedes hacerlo, y no acreditas un motivo justificado, el SENADI cancelará tu registro. Y ese emprendedor tendrá derecho preferente para quedarse con «Zempra».
Las otras cancelaciones que conviene conocer
Finalmente, la falta de uso no es la única causal de cancelación. Existen otras dos que vale la pena tener en el radar, porque responden a problemas muy distintos.
Cuando tu marca se vuelve el nombre de la categoría
El artículo 169 contempla la cancelación cuando el titular haya provocado o tolerado que su marca se convierta en un signo común o genérico para identificar los productos o servicios para los que estaba registrada.
Es el fenómeno de la vulgarización, que desarrollamos en el artículo sobre las prohibiciones del artículo 135. Y fíjate en el verbo «tolerado»: no hace falta que hayas hecho nada activamente. Basta con no haber reaccionado.
Cuando tu marca notoria llegó después al registro
Aquí hay una herramienta que muchos titulares de marcas notorias desconocen, y que puede resolver un problema aparentemente perdido.
El artículo 235 prevé que la oficina nacional competente cancele el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando esa marca sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.
Qué te aporta esta vía
Lo interesante es lo que no te exige. No tienes que probar mala fe, como sí ocurre en la nulidad del artículo 172. Lo que debes acreditar es que tu marca ya era notoriamente conocida cuando el tercero presentó su solicitud.
La propia norma aclara que esta vía opera sin perjuicio de las causales de los artículos 165 y 169. Es decir, se suma a ellas, no las reemplaza.
Dos condiciones que conviene retener. La notoriedad se mide al momento de solicitarse el registro que quieres cancelar, no hoy. Y la norma andina condiciona esta vía a que las normas nacionales así lo dispongan, de modo que su aplicación concreta depende de la legislación interna de cada país.
Mi recomendación
Recomendación
Sin embargo, si tienes marcas registradas que no estás usando activamente, no asumas que el registro por sí solo te protege indefinidamente. El sistema está diseñado precisamente para liberar esos espacios registrales inactivos, y cualquier tercero interesado puede activarlo en tu contra.
Por eso, si tienes planes reales de retomar el uso de una marca inactiva, conserva evidencia de cualquier actividad relacionada, por mínima que sea. Y consulta con un abogado especializado sobre cómo documentar un motivo justificado, si aplica a tu caso.
Y si definitivamente no vas a usar una marca, considera si vale la pena seguir pagando su renovación, en lugar de esperar a que alguien más solicite su cancelación.
Con este artículo cerramos la categoría de protección y defensa de marca. En el próximo entramos a un tema distinto: la diferencia entre marca comercial y nombre comercial en Ecuador, dos figuras que muchos emprendedores confunden y que tienen implicaciones legales muy distintas.
