Presentaste tu solicitud de marca. Entre ese momento y el título final pueden pasar entre 5 y 9 meses, o más si hay oposición. ¿Qué puedes hacer durante todo ese tiempo? La respuesta corta es: menos de lo que crees, pero más de lo que parece a primera vista. En este artículo te explico exactamente qué diferencia hay entre una marca registrada y una marca en trámite, y qué puedes y no puedes hacer mientras esperas.
El principio de fondo: el derecho nace del registro
Artículo 154, Decisión 486
El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Esta norma establece lo que se conoce como el principio registral: el derecho exclusivo sobre una marca —la facultad de explotarla e impedir que terceros la usen sin tu consentimiento— nace del acto de registro, no de la solicitud. Mientras tu trámite sigue en curso, todavía no tienes ese derecho exclusivo pleno.
Pero tu solicitud sí te protege desde el primer día
Aquí está el matiz que la mayoría desconoce, y que cambia por completo la lectura del artículo anterior.
Artículo 136, literal a), Decisión 486
No podrán registrarse como marcas aquellos signos […] que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
Fíjate en la frase clave: «anteriormente solicitada para registro o registrada». El examinador del SENADI tiene que rechazar una solicitud posterior si se parece demasiado a la tuya, sin importar que la tuya todavía no tenga título. Es decir, tu solicitud ya bloquea a terceros desde el día en que la presentas —aunque todavía no tengas el derecho exclusivo de explotarla que sí te da el título—.
Esto también explica por qué insistimos tanto, a lo largo de esta serie, en la importancia de la fecha de prioridad: cuanto antes presentes tu solicitud, antes queda fijada esa fecha, y antes empieza a bloquear solicitudes posteriores de terceros.
¿Puedes vender bajo esa marca mientras está en trámite?
Sí, nada te lo impide legalmente. Muchos negocios empiezan a operar con su marca desde el día en que presentan la solicitud, sin esperar los 5 a 9 meses del trámite. Pero hazlo con los ojos abiertos: si tu solicitud termina siendo negada, habrás invertido en empaques, publicidad y reconocimiento de marca bajo un signo que finalmente no puedes usar en exclusiva, y que quizás ni siquiera puedas seguir usando en absoluto si infringe el derecho de otro titular.
¿Puedes transferirla o licenciarla?
Sí. Como ya vimos en el artículo sobre transferencia y licencia de marcas, tanto el artículo 161 como el 162 de la Decisión 486 aplican expresamente a «un registro de marca concedido o en trámite de registro». Puedes vender o licenciar tu solicitud antes de que se conceda, siguiendo el mismo procedimiento de inscripción que ya revisamos.
¿Qué pasa si alguien te copia mientras esperas?
Aquí está el punto más delicado. Las herramientas de defensa que revisamos en el artículo de infracción de marca —el derecho a impedir que un tercero use un signo idéntico o similar— nacen del registro, según el mismo artículo 154. Mientras tu solicitud sigue en trámite, todavía no tienes ese derecho exclusivo consolidado para interponer aquella acción para defenderte de aquella infracción de la misma forma que lo tendrías con un título ya concedido.
Lo que sí conservas es la posibilidad de defenderte dentro del propio sistema de registro: si ese tercero intenta registrar un signo parecido, tu solicitud —presentada antes— ya bloquea la suya, según el artículo 136 que vimos arriba. Y una vez que tu marca finalmente se conceda, empiezas a contar con las herramientas de infracción hacia adelante.
Cuadro comparativo
| ¿Qué puedes hacer? | Marca en trámite | Marca registrada |
|---|---|---|
| Usar el signo en el mercado | Sí, con riesgo | Sí |
| Bloquear solicitudes posteriores de terceros | Sí (art. 136.a) | Sí |
| Transferir o licenciar | Sí (arts. 161 y 162) | Sí |
| Demandar por infracción a un tercero | No, el derecho exclusivo aún no nace (art. 154) | Sí |
| Usar el símbolo ® | No | Sí |
Un ejemplo hipotético
Ejemplo hipotético
Dos solicitudes, seis semanas de diferencia
- Empresa A
- Presenta solicitud el 3 de marzo
- Empresa B
- Presenta solicitud similar el 15 de abril
- ¿Cuál bloquea a cuál?
- A bloquea a B
- ¿Aunque ninguna esté concedida?
- Sí
La Empresa A presenta su solicitud de marca el 3 de marzo. Seis semanas después, sin saberlo, la Empresa B presenta una solicitud para un signo muy parecido, en la misma clase. Ninguna de las dos solicitudes ha sido concedida todavía: ambas siguen en trámite, sin derecho exclusivo consolidado.
Cuando el examinador del SENADI revise la solicitud de B, encontrará la de A ya presentada con anterioridad, y aplicará el artículo 136.a) para negarla —o A podría presentar una oposición formal dentro del plazo correspondiente—. La fecha de presentación de A, aunque su marca tampoco tenga título todavía, es la que determina quién obtendrá el registro de la marca, en caso de que exista conexión competitiva entre los productos o servicios de ambas —o dilución o aprovechamiento de prestigio, si la marca de A fuera notoria—.
Mi recomendación
Recomendación
Presenta tu solicitud lo antes posible: esa fecha de prioridad empieza a protegerte desde el primer día, incluso sin título. Pero sé consciente del riesgo real de operar bajo una marca que todavía puede ser negada, sobre todo si vas a invertir sumas importantes en publicidad, empaques o expansión antes de tener el título en mano.
Y si te enteras de que alguien está usando un signo parecido al tuyo mientras tu solicitud sigue en trámite, no asumas que no puedes hacer nada: revisa si esa persona también intentó registrarlo —en cuyo caso tu fecha de prioridad ya juega a tu favor—, y consulta con un abogado qué opciones tienes disponibles según el caso concreto.
En el próximo artículo de esta serie vamos a hablar de la diferencia entre patente, marca y diseño industrial en Ecuador: tres figuras que suelen confundirse, pero que protegen aspectos completamente distintos de un mismo producto.
Nota de fuentes: este artículo está basado en los artículos 136 (literal a), 154, 161 y 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
