Vendes tu negocio, quieres que un socio en otra ciudad use tu marca, o simplemente heredas un registro de un familiar. En los tres casos, la marca cambia de manos o de usuario, y en los tres hay un trámite específico que tienes que hacer ante el SENADI. En este artículo te explico cómo funcionan la transferencia y la licencia de una marca en Ecuador, y por qué inscribirlas no es opcional si quieres que tengan efecto real.
Qué es la transferencia de una marca
Artículo 161, Decisión 486
Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Dos detalles de esta definición vale la pena resaltar. Primero, puedes transferir tu marca con o sin el negocio al que pertenece: puedes vender tu empresa completa e incluir la marca en el paquete, o puedes vender únicamente la marca y quedarte con el resto del negocio. Segundo, no hace falta que el registro ya esté concedido: una solicitud en trámite también puede transferirse.
El COESCCI, en su artículo 374, agrega un matiz sobre el segundo escenario: cuando la transferencia ocurre por causa de muerte, se le llama transmisión, y tiene sus propios requisitos documentales, que revisamos más abajo.
Qué es la licencia de una marca
Artículo 162, Decisión 486
El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
La diferencia con la transferencia es total: en la licencia, tú sigues siendo el titular de la marca. Lo único que autorizas es que otra persona —o varias, al mismo tiempo— la use, bajo las condiciones que ambos acuerden en el contrato. Es el mecanismo detrás de figuras como las franquicias, o de un fabricante que le permite a un distribuidor usar su marca en cierta región.
El requisito que comparten ambas: la inscripción
Tanto la Decisión 486 como el COESCCI son enfáticos en un punto idéntico para las dos figuras.
Artículos 161 y 162, Decisión 486
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia o licencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia o la licencia no surta efectos frente a terceros.
Esto tiene una consecuencia práctica importante: un contrato de transferencia o de licencia que nunca inscribiste ante el SENADI es válido entre tú y la otra parte, pero no le sirve a ninguno de los dos frente a un tercero. Si vendiste tu marca sin inscribir la transferencia y el nuevo dueño quiere demandar a alguien por infracción, ese tercero puede alegar que, según el registro público, la marca sigue siendo tuya. Ambos actos deben constar por escrito para poder inscribirse, y cualquier persona interesada —no solo las partes del contrato— puede solicitar la inscripción.
Qué pasa si necesitas demandar antes de inscribir la transferencia
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolvió este punto exacto en el Proceso 325-IP-2021, resuelto en noviembre de 2024. El caso se originó en Bolivia, pero la interpretación aplica a los cuatro países miembros, incluido Ecuador.
Lo que confirma el Tribunal
Una persona se hace titular de una marca con el correspondiente registro —ya sea un primer registro, o el registro de una transferencia de un título ya existente— y goza de esa legitimidad «desde el momento en que se registra el título adquirido». Es decir: sí, necesitas inscribir la transferencia para ejercer el derecho exclusivo como titular.
Pero el Tribunal agrega un matiz importante, que evita que quedes completamente desprotegido mientras tramitas la inscripción: distingue entre ejercer el derecho exclusivo —que sí requiere estar registrado— y la legitimidad para presentar una acción por infracción, «para lo cual no es necesario ser propietario de la marca». Y añade algo útil para el momento de negociar el contrato de compraventa: las partes pueden acordar en ese mismo contrato desde qué momento el comprador podrá presentar acciones por infracción; si el contrato guarda silencio sobre esto, se aplica lo que establezca la legislación o jurisprudencia nacional.
Un dato adicional a tu favor: una vez que sí registras la transferencia, puedes reclamar por actos de infracción ocurridos desde el registro inicial de la marca —no solo desde que tú te volviste titular—, siempre que esos actos no hayan prescrito.
Cuándo el SENADI puede negar la inscripción
La inscripción no es automática. Existen dos escenarios en los que la autoridad puede rechazarla:
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Riesgo de confusión o asociación
El artículo 161 de la Decisión 486 permite negar la inscripción de una transferencia si esta acarrea riesgo de confusión. El COESCCI, en su artículo 374, amplía el estándar e incluye también el riesgo de asociación.
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Contratos que no cumplen la normativa de competencia o de capitales extranjeros
El artículo 163 de la Decisión 486 y el artículo 376 del COESCCI coinciden: no se inscribirán contratos de licencia o transferencia que no se ajusten al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, o a las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. El COESCCI añade que, de ser el caso, se aplicarán además las sanciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
Las sublicencias necesitan un paso adicional
Si eres licenciatario de una marca y quieres, a tu vez, autorizar a alguien más a usarla —una sublicencia—, no puedes hacerlo por tu cuenta.
Artículo 376, COESCCI
Las sub-licencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos.
En la práctica, esto significa que el contrato principal de licencia debe contener una cláusula específica que te habilite a sublicenciar, con las condiciones —materiales, territoriales, temporales, entre otras— bajo las que puedes hacerlo.
La licencia también te protege de la cancelación por no uso
Aquí hay una conexión directa con el artículo sobre cancelación de marca por falta de uso que ya revisamos en esta serie, y que vale la pena que tengas presente si piensas licenciar tu marca.
Artículo 378, COESCCI
Se cancelará el registro de una marca cuando, sin motivo justificado, no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por otra persona autorizada, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
Es decir, si tú no usas directamente tu marca pero tienes un licenciatario que sí la está explotando activamente, ese uso cuenta como tuyo para efectos de evitar la cancelación. Es una razón adicional —más allá de la explotación comercial en sí— para considerar licenciar una marca que no estás usando tú mismo, en lugar de dejarla inactiva.
Qué documentos necesitas para cada trámite
El artículo 46 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos regula la transferencia y la transmisión; el artículo 47, la licencia y la sublicencia. Los requisitos varían según el trámite específico:
| Trámite | Documentos principales |
|---|---|
| Transferencia (acto entre vivos) | Contrato válido en derecho, con certificación o autenticación de firmas. Debe constar la denominación exacta del signo y el número de trámite, resolución o título objeto de transferencia. Documentos suscritos en el extranjero: legalizados y traducidos. |
| Transmisión (por herencia) | Copia certificada de la posesión efectiva otorgada ante notario público, con cláusula de salvedad de derechos de terceros. Testamento, diligencia notarial o sentencia de partición, según corresponda. |
| Licencia o sublicencia | Contrato de licencia (o sublicencia) con certificación o autenticación de firmas, con la denominación exacta del signo y su número de trámite, resolución o título. Para sublicencias: el contrato principal, con la cláusula de autorización expresa para sublicenciar. |
En los tres casos, si actúas mediante un representante legal o un abogado patrocinador, también debes adjuntar el nombramiento o el poder correspondiente, y el comprobante de pago de la tasa.
Cuánto cuesta
| Trámite | Tasa oficial | Con descuento MIPYME, RIMPE o artesano |
|---|---|---|
| Licencia de uso | USD 72 | USD 36 |
| Transferencia o transmisión | USD 101 | USD 50,50 |
Como con los demás trámites de esta serie, el descuento solo aplica con el documento de aprobación avalado previamente por el SENADI.
Si cambias de nombre o dirección, avisa al SENADI
Un detalle que se pasa por alto con frecuencia, sobre todo durante la vigencia de una licencia: si tus datos como titular cambian —nombre, dirección, representante o apoderado—, tienes que pedirle al SENADI que actualice el registro.
Artículo 164, Decisión 486 / Artículo 377, COESCCI
En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.
En otras palabras, si no actualizas tus datos, el SENADI puede notificarte válidamente a tu dirección anterior, aunque ya no la uses. Esto puede costarte plazos completos —una oposición, un requerimiento— sin que te enteres a tiempo.
Un ejemplo hipotético
Ejemplo hipotético
Una marca que cambia de dueño, sin que nadie lo sepa
- Marca
- Rústica
- Operación
- Venta del negocio
- ¿Se inscribió la transferencia?
- No
- Consecuencia
- No opera frente a terceros
Imaginemos que el dueño de una marca de muebles, «Rústica», vende su taller completo —incluida la marca— a otro empresario. Firman un contrato de transferencia, pero ninguno de los dos se preocupa por inscribirlo ante el SENADI.
Meses después, el nuevo dueño descubre que un competidor está usando un nombre muy parecido y quiere demandarlo por infracción. Frente al SENADI y frente a terceros, la marca sigue apareciendo a nombre del vendedor original, porque la transferencia nunca surtió efectos frente a terceros: para ejercer el derecho exclusivo como titular —por ejemplo, oponerse a un registro futuro— primero necesita inscribir la transferencia.
Ahora bien, según el criterio del Tribunal Andino que revisamos arriba, esto no lo deja completamente desprotegido de inmediato: si el contrato de compraventa decía algo sobre el momento en que podría empezar a actuar, eso rige. Y si el contrato no decía nada al respecto, tendría que revisar qué establece la normativa ecuatoriana sobre legitimidad para presentar una acción por infracción, incluso antes de completar la inscripción. Este es exactamente el tipo de cláusula que conviene dejar clara desde el contrato, en vez de descubrir el vacío después.
Mi recomendación
Recomendación
Si estás comprando, vendiendo o licenciando una marca, no des por completado el trámite con la sola firma del contrato. Mientras no lo inscribas ante el SENADI, ese contrato solo te protege frente a la otra parte, no frente al resto del mundo —y ese es precisamente el escenario donde más necesitas que tu derecho sea oponible.
Y si vas a licenciar tu marca, ten presente el beneficio adicional que revisamos: además del ingreso que puede generarte, un licenciatario activo te mantiene protegido frente a una eventual cancelación por falta de uso, incluso si tú mismo no estás explotando la marca directamente.
En el próximo artículo de esta serie vamos a hablar de las marcas colectivas y las marcas de certificación: dos figuras distintas a la marca individual que hemos cubierto hasta ahora, pensadas para gremios, asociaciones y sistemas de calidad compartidos.
Nota de fuentes: este artículo está basado en los artículos 161, 162, 163 y 164 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; en los artículos 374, 375, 376, 377 y 378 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; en los artículos 46 y 47 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos; y en la Interpretación Prejudicial del Proceso 325-IP-2021 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de 18 de noviembre de 2024.
